专利侵权抗辩的新趋势

作者：刘进然

【小D导读】

在惯常的专利侵权诉讼中，被告进行专利侵权抗辩的主要理由包括专利权不符合专利授权条件、未落入专利权保护范围或实施现有技术抗辩等几种。

在惯常的专利侵权诉讼中，被告进行专利侵权抗辩的主要理由包括专利权不符合专利授权条件、未落入专利权保护范围或实施现有技术抗辩等几种。但根据我国专利制度职权分开的原则，专利授权程序的审查和专利侵权程序的审理是独立的程序，在侵权程序中法院对于专利权是否符合授权条件不能直接进行审查。被告在侵权程序中只能就未落入专利权保护范围或实施现有技术进行抗辩。如果涉及专利权不符合专利权的授权条件的，比如瑕疵专利中权利要求不清楚、专利权得不到说明书支持、专利修改超范围等，被告只能通过提起无效宣告程序予以无效，并不能直接在侵权审理程序中对专利权的有效性进行质疑，法院在审理过程中也会回避评述专利权的有效性。

但上述情形在近年司法实践中均予以突破，比如在2013年最高人民法院公布的典型案例（2012）民申字第1544号中，原告柏万清是第200420091540.7号名称为“防电磁污染服”实用新型专利专利权人。2010年5月28日，被告成都难寻物品营销服务中心销售了由被告上海添香实业有限公司生产的添香牌防辐射服上装（以下简称被诉侵权产品）。柏万清以被诉侵权产品侵犯其实用新型专利权为由，于2010年7月19日向成都市中级人民法院提起本案诉讼。一审法院驳回柏万清的诉讼请求，四川省高级人民法院二审维持一审判决。柏万清不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院审查认为，准确界定专利权的保护范围，是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件。如果权利要求的撰写存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等，仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义，无法准确确定专利权的保护范围的，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此，对于保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。关于涉案专利权利要求1中的技术特征“导磁率高”，根据涉案专利说明书以及柏万清提供的有关证据，本领域技术人员难以确定权利要求1中技术特征“导磁率高”的具体范围或者具体含义，不能准确确定权利要求1的保护范围，无法将被诉侵权产品与之进行有意义的侵权对比，据此驳回柏万清的再审申请。

无独有偶，在上海市高级人民法院（2013）沪高民三（知）终字第96号案件中，原告诺基亚公司是“选择数据传输方法”发明专利权人，原告主张的权利要求7包含“被配置为”功能性技术特征，两审法院经审理后认为，由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围，故无论被告上海华勤通讯技术有限公司的被控侵权产品的技术方案如何，均不构成侵权。值得注意的是，涉案专利还提起过无效宣告程序，无效宣告的理由包括“权利要求书未得到说明书支持”，但专利复审委员会作出无效决定维持了专利权的有效性。二审法院认为专利复审委员会的专利有效性审查程序，与人民法院的专利侵权民事诉讼程序，是两种不同的法律程序，两者解决的问题不同，所涉的证据材料也不相同，人民法院并未对专利的有效性进行评判，并无不当。

上述典型案例显示，司法实践中正在出现一种新的趋势，即，人民法院在专利侵权审理程序中，利用法院对于专利权利要求的解释权，对于专利权利要去存在瑕疵（比如专利权技术特征不清楚或修改超出范围）的专利权，以无法确定其权利要求保护范围为由，在无需对于被控侵权技术特征的情况下，直接驳回专利权人的请求，该趋势还意味着人民法院对于专利侵权案件的审理更加的深入和专业化，已经远离了机械适用权利要求技术特征与被控侵权技术特征进行侵权比对的做法，远离了人民法院此前过度依赖专利复审委员会进行专利权无效程序的惯例，强化了司法审判的独立性和权威性，强调权利要求保护范围的解释在专利侵权审理过程中核心地位。按照最高人民法院的观点，该典型案例合理强化民事程序对纠纷解决的优先和决定地位，促进民事和行政交织的知识产权民事纠纷的实质性解决的政策导向，对类似案件的处理有一定的指导意义。与上述趋势相印证的是，最高人民法院近期公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）第五条规定“权利要求含义不明，运用法定的解释方法仍无法确定其限定的专利权保护范围，且不属于本解释第四条规定的情形的，人民法院可以裁定驳回起诉” 。

对于专利申请企业而言，应对上述趋势应当更加关注专利申请质量，尤其是提高专利撰写质量避免瑕疵专利的出现，存在撰写质量瑕疵的专利既可能在专利授权程序中被撤销，也可能会在专利侵权程序中直接被法官认定为保护范围不清楚而无法获得保护，特别在专利修改、审查、复审或无效程序中，应当保持术语解释的一致性，避免解释矛盾的情况出现。对于被控侵权企业和代理律师而言，专利侵权程序中又增加一个新的抗辩理由，应当通过查询涉案专利、分案申请或相关联专利权的审查档案方式，结合相关技术词典等资料，寻求专利权授权、复审、无效甚至涉案专利相关侵权案件中的相互矛盾的不利陈述或瑕疵，通过抗辩专利权利要求保护范围不清楚而在侵权程序中获得直接胜诉。

作者：刘进然，

整理：iprdaily 赵珍

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